赵昀彬

伴随着全球经济一体化趋势日益增强，为技术创新保驾护航的专利布局不再局限于国内市场，更多国内企业为了将核心、重要技术产品推向海外市场，逐步意识到除了国内市场布局，还要同步实施专利海外布局。在基于国内申请为优先权进入海外不同国家的过程中，由于各国专利审查制度针对相同问题的审查标准可能会存在一定差异，因此需要申请人以及专利代理师熟悉不同国家在审查标准上的差异并提前做好应对策略。

在此背景下，面对中美专利审查中对于专利附图的不同审查规定和要求，笔者针对专利申请文件中的专利附图需要关注的问题进行探讨，并提出相关问题的应对策略。

1. 中国专利审查关于附图的规定与解析

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我国专利审查有关附图的审查要求主要出现在中国《专利法实施细则》中，具体规定如下：

第17条 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容：

……

（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。

第18条 发明或者实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。

第19条 权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。

基于上述法律规定可以看出，我国专利法对于专利申请中附图作用的描述主要体现在以下两个方面：

1）可以对照附图理解发明或者实用新型的具体实施方式；

2）可以对照附图理解发明或者实用新型的权利要求。

由此可见，附图在中国专利申请中的主要作用在于：辅助该附图对应实施方式所提供的文字描述来更加清楚、完整、充分地理解权利要求所记载的技术构思及其具体的实现过程。根据国内申请的长期实践来看，以电学领域的发明案件为例，附图中通常需要呈现如下几类内容，在此不逐一列举：

1）在硬件结构类申请文件中，附图需要在呈现传统结构的主要组成部件的基础上清晰、直观地呈现该结构中体现发明点的新增部件以及该新增部件与传统结构的现有部件之间的连接关系；

2）在图像渲染类申请文件中，附图需要在呈现利用传统渲染方式所得到的画面表现的基础上，对比呈现利用体现发明点的改进渲染方式所得到的画面表现；

3）在人工智能类申请文件中，附图需要在呈现传统的神经网络模型架构的基础上，清晰、直观地呈现该模型架构中体现发明点的新增模块；

4）在通信交互类申请文件中，附图需要在呈现传统的通信交互流程的基础上，清晰、直观地呈现该交互流程中体现发明点的新增步骤；

5）在底层算法类申请文件中，附图需要将该算法的执行过程清晰、直观地呈现在主要应用场景中，以使该算法落地到实际应用中。

上述附图的主要来源通常包括：

1）发明人在交底书中提供的参考图，例如：方法实施流程图、图像渲染效果图、神经网络模型结构示意图等；

2）专利代理师通过以往办案经验与知识积累扩展的附图，例如：底层算法的应用场景示意图，以及可能部署的硬件环境的框架图等。

针对上述不同附图类别与不同附图来源，专利代理师在撰写国内申请过程中，通常会结合具体实施方式的文字描述进行附图标记，而很少会直接将权利要求中经过上位概括的技术特征直接标注在附图中。例如：在交底书的文字表述与模型架构示意图中均采用“图像扩散模型”，专利代理师在权利要求中将其上位成“图像生成模型”，但是在附图中结合文字描述通常会直接标记成下位的“图像扩散模型”。由此可见，专利代理师在撰写国内申请过程中一般不会直接将权利要求中上位后的技术特征标记在附图中。

2.美国专利审查关于附图的规定与解析

美国专利审查有关附图的审查要求出现在美国联邦法规第37篇涉及专利法实施细则的条款中，具体规定如下：

37 CFR§1.83(a) The drawing in a non-provisional application must show every feature of the invention specified in the claims.

基于上述法律规定可以看出，相比于我国专利审查实践，美国专利审查实践对于附图要求的最主要区别在于：权利要求中提到的每个技术特征都必须要体现在附图中。

由此可见，附图在美国专利申请中不再作为一种可选方式来辅助理解发明或者实用新型所提出的技术方案，而是附图与权利要求中的技术特征之间存在强相关性。换言之，如果权利要求中存在部分技术特征未体现在附图中，那么美国审查员在下发审查意见时就有理由提出关于“Drawings”不符合美国专利法相关规定的审查意见。

3.在美国专利审查中针对附图问题的应对策略

通过以上对两国专利审查实践的对比分析可知，由于目前中国申请进入美国的主要途径包括：通过巴黎公约或者PCT途径进入美国，而在国内专利申请撰写过程中，电学领域的专利代理师通常不会将权利要求中提到的每个技术特征均体现在附图中，因此，在美国审查意见中时常会收到关于“Drawings”不符合美国专利法相关规定的审查意见，而且在美国审查意见中指出附图缺陷的频率呈逐年上升趋势。

正是由于两国在专利审查实践中对于附图审查存在较大差异，因此，笔者认为，专利代理师在撰写国内申请时除了需要满足我国专利审查的相关规定之外，还需要充分考虑基于国内申请作为优先权文件进行海外申请的可能性。

另外，尽管美国专利审查实践对于附图的特殊要求是将权利要求中提到的每个技术特征均体现在附图中，该项规定对于国内专利申请文件撰写来看有些过于严格，甚至是“苛刻”，但是从长期美国审查意见的答复实践来看，美国审查员也并非严格要求权利要求中提到的每个技术特征均必须体现在附图中，其指出需要体现在附图中的技术特征通常包括以下两类：

1）硬件设备结构的组成部分技术特征，例如：美国申请A在从属权利要求中提到“显示器还包括：XX光学元件”，在国内专利申请文件撰写过程中，如果“XX光学元件”这一技术特征没有体现在附图中，则该案进入美国后，美国审查员便会指出该案存在上述附图缺陷；

2）通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，例如：美国申请B在从属权利要求中提到的“通过光学投影成像得到第一画面”，在国内专利申请文件撰写过程中，如果“第一画面”这一技术特征没有体现在附图中，则该案进入美国后，美国审查员也会指出该案存在上述附图缺陷。

至于在方法权项中提到的用于实现技术方案的中间环节技术特征，即便没有体现在附图中，在该案进入美国后，也鲜有美国审查员会指出该案存在上述附图缺陷。例如：美国申请C在从属权利要求中提到“确定第一显示模式，以及在第一显示模式下呈现第一画面”，在国内专利申请文件撰写过程中，即便“第一显示模式”这一技术特征没有体现在附图中，在该案进入美国后，美国审查员通常不会指出该案存在上述附图缺陷。

基于上述分析可知，考虑到在电学领域的国内专利申请撰写阶段，专利代理师如果完全按照美国专利实践针对附图的审查要求进行撰写，在实际操作层面可能存在一定困难。因此，为了能够充分、合理地应对美国专利审查实践对于附图的特殊要求，可以考虑采取如下应对策略：

1）在国内专利申请撰写阶段，至少应当在附图中完全体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，以尽可能规避该案在进入美国后被指出存在附图缺陷；或者，作为一种替代解决方案，专利代理师在附图中除了绘制独立权利要求对应的方法流程图之外，还可以进一步绘制从属权利要求对应的方法流程图。例如：权利要求1包括：步骤1、步骤2和步骤3，该权利要求1对应的图1表现为包括S11、S12和S13的流程图，权利要求2将步骤1进一步限定为步骤11和步骤12，该权利要求2对应的图2表现为包括S111和S112的流程图...，以此类推。

从过往审查意见答复实践来看，这样处理可以在一定程度上克服附图缺陷。当然，专利代理师在附图中也可以直接采用权利要求中上位后的技术特征进行标记，然后在该附图对应的实施方式描述中将原本的下位表述作为上位后的技术特征的一个示例进行解释说明。例如：尽管在交底书的文字表述与模型架构示意图中均采用“图像扩散模型”的表述，但是专利代理师可以在附图中直接体现为“图像生成模型”，并且在该附图对应的实施方式描述中采用类似于“图像生成模型（例如：图像扩散模型）”的表述，也能够明确表示交底书原本所要体现的技术构思。

2）在国内专利申请撰写阶段，如果未能充分考虑到在附图中体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，则至少应当在说明书具体实施方式中提供硬件设备结构的组成部分技术特征的结构描述，例如：上述“XX光学元件”与附图中已描述的组成元件之间的连接关系/位置关系/数量关系等，以及至少应当在说明书具体实施方式中提供可视化技术特征的显示细节描述，例如：上述“第一画面”中可呈现的内容（包括：虚拟角色、控件、小地图等各个显示元素的位置、尺寸及其他属性等），以便为美国审查意见答复提供修改依据。

3）在进入美国的翻译阶段，如果在国内专利申请中未能充分考虑到在附图中体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，但是在说明书具体实施方式中提供了硬件设备结构的组成部分技术特征的结构描述，以及在说明书具体实施方式中提供了可视化技术特征的显示细节描述，则如果通过巴黎公约途径进入美国，则可以通过在美国申请中新增附图的方式提前克服美国审查中可能被指出的附图缺陷；如果通过PCT途径进入美国，也可以通过美国专利法111条放弃以“371”条进入方式，基于原PCT申请通过“bypass”提出继续申请案，从而将必需的附图增加到相应申请中，通过这样的“主动修改”方式提前克服美国审查中可能被指出的附图缺陷。

综上所述，鉴于各个国家在专利审查实践中存在差异，因此，笔者认为，专利代理师在撰写国内申请过程中，尤其针对客户委托时指定的标准/高价值/重点案件，应当充分向客户询问该申请所涉及的技术方案后续可能存在的海外布局情况，提前掌握不同国家的专利审查制度差异，以权衡国内申请的撰写方式。此外，在进入国家的翻译过程中，如果专利代理师在翻译过程中发现国内申请存在不符合进入国家的相关审查实践要求的，则应当及时与客户沟通本申请目前存在的缺陷以及后续可能出现的风险。然后，在征得客户同意后，进行有针对性地主动修改，以提前避免在后续审查过程中可能出现的缺陷。另一方面，也为专利代理师撰写优先权基础的国内申请提出了更高要求。