从美国审查意见角度浅析必要专利的撰写-赵昀彬

摘要

目前，长期演进（LTE）标准必要专利较为均匀地分布在高通、诺基亚、三星、华为、爱立信、中兴各家设备制造厂商手中，其有助于构建平衡发展的知识产权许可业务环境，为第四代移动通信技术（4G）以及第五代移动通信技术（5G）产业蓬勃发展奠定了坚实的基础。为此，各家设备制造厂商都十分重视必要专利的申报工作。然而，如何撰写必要专利的权利要求与说明书被视为专利申请成败的关键。本文将结合一件潜在必要专利在美国审查过程中所遇到的不清楚问题来探究必要专利的撰写。

关键词：必要专利 权利要求 标准

引言

在标准化组织制定特定版本标准的过程中，部分或全部标准草案由于技术上或者商业上没有其他可替代方案，而无可避免要涉及到专利或专利申请。此类专利或专利申请通常被称为必要专利（Essential Patent）。当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及到其中含有的专利技术。

由此可见，必要专利主要体现在没有其他的非专利技术可以替代，并且此项专利必须与标准针对的产品或方法存在直接联系。

因此，鉴定一项专利技术是否能够成为必要专利，通常需要同时满足以下四个条件：

条件一、专利申请已授权；

条件二、标准已发布实施且现行有效；

条件三、专利中至少一个独立权利要求的所有技术特征包含在标准必选内容中，即某项独立权利要求的各个技术特征分别对应或等同标准必选内容，或者上位于标准必选内容（即专利技术特征的外延大于标准必选项技术特征的外延）。

条件四、与标准存在对照关系的独立权利要求或从属权利要求存在明确、清晰的“创造性”。

此处，需要说明的是，如果独立权利要求的技术特征不清晰，则判断相应的重要从属权利要求中的技术特征是否包含在标准中，即重要从属权利要求在评审过程中作为相应独立权利要求的进一步解释。

另外，如果能够满足上述条件三和条件四，但是无法满足条件一（即专利申请尚未获得授权），或者不满足条件二（即标准尚未正式发布而处于标准草案阶段），则可以暂定为潜在必要专利。

相比于第二代移动通信技术（2G）以及第三代移动通信技术大部分由高通、诺基亚和爱立信等国际通信巨头企业掌控的局面，长期演进（LTE）则为中兴、华为等国内知名设备制造企业带来了发展契机，提供了更大的发展空间以便争取更多的话语权。目前，LTE标准必要专利较为均匀地分布在高通、诺基亚、三星、华为、爱立信、中兴各家设备制造厂商手中，其有助于构建平衡发展的知识产权许可业务环境，为第四代移动通信技术（4G）以及第五代移动通信技术（5G）产业蓬勃发展奠定了坚实的基础。为此，各家设备制造厂商都十分重视必要专利的申报工作。

然而，一个不可回避的问题在于：鉴于专利属于法律文件，而标准属于技术文件，因此，专利文件需要采用法律语言进行描述，而标准文件则需要采用技术语言进行描述。由于存在上述差异，标准提案的核心技术人员（即发明人）在对专利文件的撰写，特别是独立权利要求的撰写进行评估的过程中，通常从技术角度出发，希望独立权利要求尽可能与标准相对照，由此可能在部分专利文件中出现独立权利要求的保护方案缺乏完整性或者不同技术特征之间在描述逻辑上缺乏关联性，甚至独立权利要求所要保护的技术方案难以与主题名称相对应，进而导致在官方审查意见中出现独立权利要求不清楚的问题。

案件背景

下面本文将结合一个潜在必要专利在美国审查过程中遇到的权利要求不清楚问题分析必要专利的权利要求撰写方式。

在此，笔者简单介绍一下案件背景。该案的发明人向第三代合作伙伴计划（3GPP）标准组织提出一项标准提案，其原始提案名称为：Discussions on DCH enhancements for UMTS。该技术方案所要解决的技术问题在于：如果想要实现早停译码，那么对于上行而言，则必须满足以下条件：既能够使得基站尽早得知传输格式组合标识符（Transport Format Combination Indicator，简称为TFCI），同时又能够向基站反馈下行的译码结果从而通知基站停止本传输时间间隔（Transmit Time Interval，简称为TTI）专用物理数据信道（Dedicated Physical Data Channel，简称为DPDCH）的发射。然而，在相关技术的早停译码过程中基站侧无法及时得到TFCI、终端侧无法及时反馈下行译码结果。为了解决上述技术问题，专利文件的独立权利要求1提供了如下技术方案：

1、一种早停译码的反馈方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

终端侧对编码后的传输格式组合标识符TFCI比特进行调整，并通过上行专用物理控制信道DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧；

所述终端侧将调整后的TFCI比特发送至所述基站侧之后，将译码结果通过所述上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至所述基站侧。

对于上述技术方案，在早停译码的情况下，终端侧通过DPCCH反馈下行DPCH的译码结果，所对应的标准内容是必选的，没有其它方案可选。那么，权利要求1最主要的发明点在于：通过对编码后的TFCI比特进行调整（主要体现在减少TFCI原始比特位），使得DPCCH不仅可以承载PILOT、TFCI、TPC等信息，同时还可以承载下行DPCH的译码结果，从而在不需要新增码道的前提下，充分利用DPCCH的TFCI域。

案件分析

在进入美国国家阶段后，该案在美国官方下发的第一次审查意见中指出独立权利要求1存在明显的不清楚问题。为了便于理解，笔者将审查意见的分析过程简述如下：

在独立权利要求1中主要提到两个技术特征：1）终端侧对编码后的TFCI比特进行调整，并通过上行DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧；和2）终端侧将调整后的TFCI比特发送至基站侧之后，将译码结果通过上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至基站侧。申请人在技术特征1）中提到“将调整后的TFCI比特发送给基站侧”，然而，审查员并不清楚“将调整后的TFCI比特发送给基站侧”有何作用。而且，独立权利要求1的主题名称为“早停译码的反馈方法”，但是在权利要求1中记载的技术方案中无法体现“早停译码的反馈”。

为此，笔者在与该案的发明人进行充分沟通后发现，国内专利申请之所以会采取此种撰写方式的主要原因是基于标准对照考虑，其具体比对结果如下：

对于上述技术特征1），“对编码后的传输格式组合标识符TFCI比特进行调整”与2014年9月发布的Technical Specification Group Radio Access Network; Multiplexing and channel coding (FDD) (Release 12)标准第5.2节中提到的“this means that bits b21 to b31 are not transmitted”相对照。即，该标准在早停的情况下（即使用slot format 5的时候），只发送编码后TFCI比特的前20bit，后10bit不再发送，其相当于对编码后的TFCI比特进行了调整（截短操作），进而与技术特征1）表述一致。另外，“通过DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧”与该标准第5.2节中提到的“the bits in the TFCI field carry TFCI information in the first 10 slot”相对照，即技术特征1）中明确说明了在DPCCH的TFCI域发送调整后的TFCI 比特，期与上述标准中提到的在前10个slot的TFCI域发送编码后的TFCI比特的表述一致。

对于上述技术特征2），“将译码结果通过所述上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至所述基站侧”与上述标准第5.2节中提到的“carry an ACK/NACK indicator for DL FET in the remaining 20 slots”相对照。即该技术特征中将下行DPCH的译码结果在上行DPCCH空闲的TFCI域发送与标准中提到的在剩余的20个slot的TFCI域发送DL FET ACK/NACK结果的表述一致。

因此，如果能够确保按照独立权利要求1的原始撰写方式获得授权将会与标准形成完美对照，并以此获益。

然而，针对审查员所指出的不清楚问题，笔者认为，从独立权利要求1的原始撰写方式来看，该技术方案中仅描述了终端侧先后执行的两个动作。但是，上述技术特征1）和2）除了在执行时序上存在关联外，实在难以说明如何完成主题名称所涉及的“早停译码的反馈”。即，本领域技术人员无法理解技术特征1）中提到的“将调整后的TFCI比特发送给基站侧”以及技术特征2）中提到的“将译码结果通过上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至基站侧”与“早停译码的反馈”之间的关联性。因此，按照独立权利要求1的原始撰写方式在技术方案的描述逻辑上难以给出合理的解释。为此，笔者在对审查意见进行充分考虑并在征询内部专家意见后，决定在第一次审查意见答复过程中，充分尊重客户希望保留权利要求1原有描述方式的基础上，最终尝试对独立权利要求1的主题名称进行修改，将“一种早停译码的反馈方法”修改为“一种译码结果的反馈方法”；并且，结合目前权利要求1所记载的技术方案提出如下主要争辩意见：通过上述技术特征1）和2），基站可以先从终端侧接收到调整后的TFCI比特，然后再从终端侧接收到译码结果，以便利用调整后的TFCI比特和译码结果来实现早停译码。

随后，该案在美国官方下发的第二次审查意见中仍旧指出独立权利要求1存在明显的不清楚问题。为了便于理解，笔者将审查意见的分析过程简述如下：独立权利要求1中提到“将调整后的TFCI比特发送给基站侧”，然而，审查员并不清楚为何该技术特征在后面没有用到。而且，审查员还不清楚为何需要将译码结果反馈至基站侧。进一步地，审查员无法确定此处提到的译码结果与权利要求的主题名称中提到的“早停译码的反馈方法”是否相同。针对笔者在第一次审查意见答复过程中所回复的答复意见，审查员认为，“早停译码”属于一种特殊译码方式，如果将其修改为一种普通的译码结果反馈方法，则此种修改方式并不适当。为此，笔者只能撤回上述修改，将“译码结果的反馈方法”修改回“早停译码的反馈方法”。但现在的问题在于，既然不能修改发明的主题名称，而又要解决审查员所指出的问题，导致笔者陷入进退两难的境地。

鉴于原申请文件是本案的修改基础和依据，故而笔者只能重新研读本案的原始说明书，并发现本案的具体实施方式中曾经提到“终端侧调整编码后的TFCI比特，并通过DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧，然后对下行DPCH进行译码操作后，将译码结果通过上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至基站侧”，以及在表1之前的段落还记载有“基站收齐TFCI编码后的比特之后开始对TFCI进行译码，并根据TFCI的译码结果对上行DPDCH进行译码操作。终端发完TFCI比特之后开始对下行DPCH进行译码，并把此TTI内之后的DPCCH每个slot中空闲的TFCI域用于反馈下行译码的结果。对于早停译码的反馈结果使用如表1所示的编码方式”。为此，笔者决定将“译码结果是终端侧将调整后的TFCI比特发送给基站侧之后，对下行DPCH进行译码操作后获得的，并且译码结果用于指示早停译码的结果”。另外，结合背景技术部分记载的内容可知，早停译码机制是指对于上行，每个TTI以内基站每隔一段时间对DPDCH进行译码，并反馈译码结果给终端侧，当译码成功后终端侧停止本TTI DPDCH的发射，直到下一个TTI才开始重新发射；对于下行，在每个TTI以内终端侧每隔一段时间对DPCH进行译码，并反馈译码结果给基站，当译码成功后基站停止本TTI DPDCH的发射，直到下一个TTI才开始重新发射。所以，要实现早停译码，需要满足两个条件：既能够让基站尽早得知TFCI，同时又能够给基站反馈下行的译码结果从而通知基站停止本TTI DPDCH的发射。因此，独立权利要求1中提到的“终端侧对编码后的TFCI比特进行调整，并通过DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧”是为了能够让基站尽早得知TFCI，并且独立权利要求1中提到的“所述终端侧将调整后的TFCI比特发送至所述基站侧之后，将译码结果通过所述上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至所述基站侧”是为了能够向基站反馈下行的译码结果从而通知基站停止本TTI DPDCH的发射。由此，通过终端侧向基站侧及时反馈调整后的TFCI比特以及下行的译码结果，以使基站侧停止本TTI DPCCH的发射。因此，独立权利要求1记载的技术方案应当是清楚的。最终，通过笔者所采用的上述修改及争辩意见，该案在美国获得授权。

案件启示

在该案的处理过程中，笔者清楚地意识到希望专利文件与标准文件能够完美地对照并在申请国家获得授权以使该专利最后成为必要专利是代理人与企业发明人共同追求的目标。但是，在将标准所采用的技术语言转化或上位为专利所使用的法律语言过程中，需要严格遵守申请国家的专利相关法律规定，其中，最先需要确保技术方案的完整性与描述逻辑的清晰性。而且最为重要的是，在各国审查过程中，审查员通常会重点强调，申请人所提供的争辩意见必须在权利要求所记载的方案中能够完全体现出来，而不能单独凭借说明书中涉及的内容来解释独立权利要求1所记载的技术方案是清楚的。因此，代理人在将发明人所提供的技术语言转化或上位为权利要求所使用的法律语言的过程中，不仅需要充分理解企业发明人的申请意图，而且还应当基于目前独立权利要求所记载的技术方案做出合理的预判，并向发明人详细地说明这种描述方式在后续专利审查过程中可能会出现的不清楚缺陷。进一步地，代理人还需要引导发明人在对照标准的同时，尽可能兼顾权利要求最基本的清楚性与完整性要求，再通过与发明人以及企业的知识产权经理进行三方会谈进而讨论出尽可能在标准对照需求与专利审查要求之间寻求平衡的撰写方式。否则，将很有可能因权利要求不清楚导致缺乏修改或争辩余地，抑或是虽然存在修改余地但是难以与标准相对照，进而最终陷入潜在必要专利失去申请价值的困境，被迫采取放弃手段。

具体到本案中，尽管按照独立权利要求1的原始撰写方式较容易与标准进行对照，但是这种技术语言的描述方式从专利法的角度上来看是缺乏方案的完整性与逻辑的清晰性的。即，不仅独立权利要求1的主题名称与技术方案难以对应，而且，在技术特征1）和2）之间缺乏逻辑衔接。为此，笔者通过在第二次审查意见通知书的答复过程中所采用的折中答复方式不仅提到了译码结果的来源以及译码结果与早停译码之间的关系，而且还在技术特征1）中提到的“终端侧将调整后的TFCI比特发送给基站侧”与技术特征2）中提到的“将译码结果通过所述上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至所述基站侧”之间建立逻辑衔接。

进一步地，笔者认为，在发明人坚持最大程度保留按照技术语言描述方式转化或上位得到的独立权利要求的技术方案的前提下，代理人可以按照发明人的意图将与标准较为容易对照的部分采用执行动作的描述方式呈现在独立权利要求1中，正如本案独立权利要求1中的第一个执行动作为“（终端侧）对编码后的TFCI比特进行调整，并通过上行DPCCH的TFCI域将调整后的TFCI比特发送给基站侧”以及第二个执行动作为“（终端侧）将译码结果通过上行DPCCH的空闲的TFCI域反馈至基站侧”，而对于审查员所疑惑的“译码结果是如何得到的”，笔者采用“其中”的限定方式将其描述为“其中，译码结果是终端侧将调整后的TFCI比特发送给基站侧之后，对下行DPCH进行译码操作后获得的”。另外，对于审查员所疑惑的“译码结果与权利要求的主题名称中提到的早停译码的反馈方法是否相同”，笔者同样采用“其中”的限定方式将其描述为“译码结果用于指示早停译码的结果”。最终，在尽可能保持独立权利要求的“原貌”基础上增加适当的限定，以克服不清楚缺陷。

此外，除了上述必要专利的权利要求撰写方式之外，笔者还建议在代理人撰写说明书的过程中，应当尽量将已经公开的相关标准的技术内容写入至说明书中，其既可以选择写入至背景技术中，也可以选择写入至具体实施方式中。较为重要的是，代理人应当尽可能地将权利要求添加到标准相应位置的上下文均写入到说明书中。这样，在答复审查意见通知书的过程中，可以使用这部分内容来解释权利要求。另一方面，如果对于权利要求的解释内容不被审查员所接受，还可以将这部分内容添加到权利要求中。由于这部分内容原本便记载在标准中，因此，在权利要求中添加这部分内容并不会导致权利要求变成非必要专利。

结语

本文通过潜在必要专利在美国审查过程中的案件介绍与案件分析对必要专利的权利要求撰写方式进行了较为深入的探讨，并结合自身对权利要求撰写的理解和分析提出笔者的观点和见解，希望借此能够为必要专利的权利要求撰写提供一些有益的启示，并引发业内人士进一步地探讨与交流。